2020年9月3日
翻译：Jayne He
随着近年来电子商务和科技的发展，域名已成为许多企业十分重要的资产之一。有关域名的法律纠纷也时有发生。2020年8月17日，史密夫斐尔中国国际商法与国际经济法（CIBEL）中心成员樊堃副教授受邀参加了香港仲裁中心举办的线上研讨会（请点此查看视频），结合自身审案经验讲解了“相同或者具有足以导致混淆的近似性”条件的判定。
樊堃副教授解释说，一般认为域名争议中的第一个条件是一个资格要求，这包含两部分的审查：第一阶段的审查是投诉人是否能证明其具有受保护的在先权利；如果在先权利得以证明，第二阶段的审查需要对争议域名和享有在先权利的商标进行视觉、听觉和意思上的比较，以确定两者是否“相同或者具有足以导致混淆的近似性”。
通过列举大量实例，樊堃副教授说明了关于在先权利的认定，不同的域名争议解决办法采纳的语言有所不同。除了在先注册的商标权之外，姓名权 (NAF, FA1908001859584, Escobar, Inc. v. Neil Okrent / Ivan Munguia, pabloescobar.com)、企业名称权、未注册的或普通法上的商标权等都曾被域名专家认定为申请人的在先权利。
关于未注册的或普通法上的商标权，未注册的商标是否享有在先权利是一个存在争议的问题。在 《统一域名争议解决政策（UDRP）》中，投诉人需要证明该商标与投诉人之间产生一一对应的紧密联系，已经具有第二含义，可以起到区分商品或者服务来源的作用(参见《WIPO专家组就UDRP若干问题所发表意见的看法概要第3.0版》第1.3段)。樊堃副教授认为未经注册的商标是否构成《中国互联网络信息中心国家顶级域名争议解决办法（CNDRP）》第八条规定的民事权益取决于该标识是否通过大量商业使用和广告宣传在中国境内享有巨大的知名度和影响。如果该标识完全由通用词汇或者描述性词汇构成而不具有显著性，那么投诉人需要承担更高的举证责任。
例如在Chapter 4 Corp. v. 林建河，Supreme.com.cn, DCN-1900893 一案中（樊堃副教授担任首席域名专家），三人专家组以多数意见认定域名受让构成新的注册，因此该域名争议的提起没有超过CNDRP的时效限制。在实体问题中，三人专家组一致认为CNDRP第八条规定的：投诉人享有民事权益的名称或者标志“不局限于在中国注册的商标权，也可以包括其他受中国法保护的民事权益。专家组认定，“Supreme”虽然本是一个通用词汇，但经过投诉人的投资（宣传使用）已经与投诉人之间产生一一对应的紧密联系，可以起到区分商品来源的作用。被投诉人在中国对于投诉人商标的抢注和销售仿冒“Supreme”品牌的商品的行为也可以侧面印证投诉人的标识已经具有广泛知名度并起到区分商品来源作用 (关于该案的评论，参见 IP TWINS, “China: acquisition of domain name, limitation period and admissibility of the complaint under the China dispute resolution procedure”).
樊堃副教授还结合实例讲解了专家组认为第一个条件成立的若干情形。比如，如果在争议域名中相关商标可以明显识别，额外添加的描述性、表示地理位置、否定性或者没有任何意思的词语一般不会影响关于第一个条件的认定（参见上海聚力传媒技术有限公司 v. Domain Admin, Whois Privacy Corp, Pptiyu.com，ADNDRC HK-1701027），及拼写错误或者误植域名一般不会影响对于第一个条件的认定（参见Twitter, Inc. v. Ahmet Ozkan，twıtter.com，WIPO D2014-0469）；以及专家组认为第一个条件没有成立的若干情形，包括使用通用词汇和描述性词汇的商标（参见Alibaba Group Holding Ltd v. Haitao Wang, Haitao.com, ADNDRC HK-1300498) 和使用缩写词语（参见Sony Computer Entertainment Inc v. (1) Fortune Success Trading Limited; (2) Innovative Polymer Solutions Limited and (3) Rainbow International Industrial Limited, ps.com.hk, HKIAC DN-0300008)
樊堃副教授建议，“在全球化的背景下，商标权的持有人应该尽量避免注册可能被认为是通用词汇或者描述性词汇的商标，因为这将更难排除第三方对于相关域名的注册。对于显著性不强的商标持有权人来说，为了使其相关权益得到更好的保护，可以选择更改商标，或者积极的保护域名资产，注册尽可能多的相关商标的顶级域名。”
樊堃副教授是亚洲域名争议解决中心（ADNDRC）香港秘书处和香港国际仲裁中心的域名专家，作为独任域名专家和首席域名专家审理了包括 ibm.cn (HKIAC Decision DCN-1800797), haitao.com (ADNDRC Decision HK-1300498), supreme.com.cn (HKIAC Decision DCN-1900893), amazoncloud.cn (HKIAC Decision DCN-1200504), shanghai-disneyland.com.cn (HKIAC Decision DCN-1100445), enfamil.net.cn (HKIAC Decision DCN-1300556), renzhongren.com (ADNDRC Decision HK-1701010), tommeetippee.com.cn (HKIAC Decision DCN‐1200475), finelycup.net (ADNDRC Decision HK-2001372), fanghuichuntang.com (ADNDRC Decision HK-2001359) 等二十多起域名纠纷案。
此次线上研讨会是香港国际仲裁中心系列研讨会之一，研讨会视频可点击此处观看。该研讨会的其他专家包括香港国际仲裁中心的秘书长Sarah Grimmer女士和 Prince’s Chambers 的大律师Sebastian Hughes先生。